la sfida strategica del Brevetto unitario

È tempo di scelte strategiche importanti per ogni impresa che possiede un portafoglio brevetti: quale opzione, Brevetto unitario o diritto di “opt-out”?

In vista dell’applicazione definitiva del nuovo sistema brevettuale che introduce il “Brevetto Unitario” e un “Sistema unificato di tutela giudiziaria” ogni titolare di un brevetto dovrà valutare cosa fare.

L’Ufficio brevetti europeo (EPO) ha deciso di anticipare al 1° gennaio 2023 l’avvio del “periodo transitorio” in cui le imprese potranno scegliere se adottare il nuovo regime brevettuale, con la concessione del relativo brevetto come Brevetto Unitario.

In questo modo i titolari delle domande di brevetto europeo già pendenti – accettate dall’EPO a conferma dell’intento di procedere alla concessione – non rischieranno di perdere la possibilità di ottenerla direttamente come Brevetto Unitario.

Cos’è il Brevetto unitario?

Si tratta di un brevetto rilasciato dall’EPO che non andrà a sostituirsi al Brevetto europeo, ma si affiancherà ad esso.

Seguirà la medesima procedura di concessione, con la differenza, non certo di poco conto, che una volta concesso il brevetto, gli effetti giuridici della tutela andranno a coprire simultaneamente tutti i Paesi aderenti all’Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (Accordo TUB).

Inoltre, non sarà necessario produrre un ulteriore traduzione – come per il Brevetto europeo – e si provvederà al pagamento di un’unica tassa annuale.

Infatti, una volta concesso il Brevetto europeo, perché sia protetto anche nei Paesi designati nella domanda di brevetto depositata, è necessario proseguire con la procedura di convalida.

Questa però include:

  • ulteriori costi di convalida, comprese le traduzioni della domanda in una delle lingue ufficiali previste dall’EPO (inglese, francese, tedesco);
  • le annualità, tasse di mantenimento in vita del brevetto nei vari Paesi in cui sia stato convalidato.

Scelta più conveniente per il titolare del brevetto

A questo punto i titolari dei brevetti devono valutare in tempi brevi l’opzione strategicamente più conveniente per la propria impresa.

  • L’adesione automatica all’Accordo TUB

quindi al nuovo sistema brevettuale (che entrerà in vigore a partire dal 1° aprile 2023), preferendo una tutela “unitaria” del brevetto;

  • L’esercizio del diritto di “opt-out

sia per i brevetti già concessi (in termini di giurisdizione in caso di controversia) che per quelli già pendenti in attesa di concessione.

Pertanto, il titolare potrà decidere di non aderire proprio all’Accordo, oppure, in caso di dubbio o di opzione per la concessione come Brevetto unitario, potrà richiedere all’EPO una sospensione della stessa in attesa dell’avvio del nuovo regime brevettuale.

Quale opzione: Brevetto unitario o opt-out?

L’opzione per una o l’altra soluzione deve tenere conto dei rispettivi rischi e vantaggi che la scelta può comportare: ad esempio il vantaggio di un risparmio di costi e tempi in caso di Brevetto unitario.

Ma anche il rischio che, in caso di controversia per revoca, decadenza o nullità di un brevetto, l’effetto della sentenza non sia limitato ad un solo Paese ma sia esteso complessivamente a tutti i Paesi aderenti al TUB.

Ogni azienda, dalle grandi imprese alle PMI, dovrà indubbiamente valutare caso per caso quale sia la migliore scelta strategica che valorizzi i propri asset aziendali, incentivando gli investimenti a protezione dei brevetti.